Ya hemos tratado anteriormente desde este Observatorio la ilegalidad de la utilización comercial de listas de equivalencia para comercializar perfumes y fragancias. Una reciente resolución del Tribunal Supremo que ha inadmitido un recurso de casación contra una interesante Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante sobre el asunto ha respaldado nuestra opinión.

Con carácter previo debe precisarse con respecto a la reputación de una marca, que una marca renombrada es aquella que es conocida por el público en general y que una marca notoria es aquella que es conocida por la generalidad del concreto sector del público al que va dirigido el producto. Si la marca es renombrada (por ejemplo ZARA) está protegida en todos los sectores de actividad comercial y si es notoria (por ejemplo ARANZADI) está protegida en su sector de actividad.

Además, también con carácter previo, es importante saber que existe plena libertad para imitar las prestaciones comerciales, salvo que las mismas estén amparadas por un derecho en exclusiva. Así, por ejemplo, un empresario puede abrir una tienda de material deportivo que venda productos para todos los deportes, pero no la podrá llamar DECATHLON porque es una marca registrada y, además, renombrada.

Asimismo la imitación de prestaciones es desleal y por tanto ilícita si genera en el consumidor confusión de tal manera que se le induzca a pensar que la prestación proviene del empresario imitado. Y también es ilícita la imitación de prestaciones comerciales si existe un aprovechamiento indebido de la reputación del empresario imitado o sus productos.

Sentado ello, la práctica comercial que sometemos a análisis consiste en que un empresario vincula expresamente un perfume de su marca a otro perfume cuya marca es notoria o renombrada, de tal manera que el consumidor lo asocia al perfume reputado y por tanto le influye en su comportamiento o decisión económica. Es decir, la propuesta comercial es que la fragancia de un perfume equivale a la fragancia del perfume de marca renombrada o notoria, de ahí que la práctica se conozca como listas de equivalencia.

Lo que debe destacarse en primer lugar, es que la referida práctica comercial no es confusionista, ya que el consumidor medio advierte claramente que el perfume puesto a la venta no es el perfume de marca notoria o renombrada sino otro perfume de otro fabricante que tiene una fragancia idéntica o similar. No hay confusión pues en el consumidor.

Sin embargo, la práctica comercial es lo que se conoce como un acto desleal adhesivo o de explotación de la reputación ajena. Ello porque el empresario se aprovecha indebidamente del prestigio y reputación de las marcas de otros fabricantes al presentar el producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena reputada, lo que hace que ello incida en la decisión económica del consumidor. Es decir, el empresario desleal se aprovecha del esfuerzo ajeno hecho por otro empresario para que sus productos hayan adquirido reputación en el mercado, sirviéndose de tal reputación para vender sus propios productos similares o idénticos.

En definitiva, es un acto de competencia desleal y por ello ilícito. Y dado que cualquier acto de comunicación empresarial con la finalidad de vender productos entra dentro del concepto jurídico de publicidad es también publicidad desleal, concretamente publicidad adhesiva.

Pero no podemos terminar sin decir que la invocación comercial de una marca ajena incluso renombrada está permitida siempre que se haga con fines meramente descriptivos y necesarios y, por supuesto sin causar confusión ni aprovecharse del prestigio ajeno. Asunto este que trataremos en un siguiente post.